In tema di rivendicazione del dipendente

 

Tribunale Bologna. Sentenza n. 2381/12

 

Come è noto le rivendicazioni costituiscono quella parte del brevetto che definisce e delimita l’ambito di protezione del brevetto oppure, detto in altri termini e a norma dell’art. 52 Codice della Proprietà Industriale, quella parte che “contribuisce a formarne l’oggetto”.

Esiste poi una summa divisio tra le rivendicazioni, ossia quelle indipendenti, che non fanno riferimento a rivendicazioni precedenti, e quelle dipendenti che invece, utilizzando le parola della sentenza riportata, riprendono “una porzione di insegnamento specificante che si inserisce nel contesto delle caratteristiche della rivendicazione principale, di cui diviene effettivamente solo un modo di attuazione”.

Nel caso che ci occupa ad una tesi per cui non si necessitava in sede di CTU di esaminare le rivendicazioni dipendenti, ritenendole evidentemente “coperte” dalla protezione brevettuale accordata alle rivendicazioni indipendenti, si contrapponeva la tesi per cui, al contrario, era dovuto un esame analitico ed un giudizio di validità di tutte e ciascuna le rivendicazioni.

Il giudicante ha in questo caso ritenuto che “la rivendicazione dipendente non amplia, quindi, l’area della protezione, rispetto alla rivendicazione principale, ma la restringe, prevedendo che a tutti i caratteri della principale si aggiungano i modi supplementari, e poiché di questi ultimi non chiede tutela autonoma, non vi è ragione di un esame analitico di ciascuna rivendicazione dipendente, che verrà a beneficiare solo, e tuttavia automaticamente, della tutela accordata alla rivendicazione principale”.

In tema di rivendicazioni dipendenti un orientamento restrittivo è dato da T. Reggio Emilia, 21 gennaio 2007, inRiv. Dir. Ind., 2009, 1, 128 con nota di PRADO.

 

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Sentenza n. 2381/12

Depositata il 18.09.2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA di DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pasquale Liccardo – Presidente

dott. Anna Maria Rossi – Giudice Relatore

dott. Manuela Velotti – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. … promossa da:

X (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. …. e dell’avv. …., elettivamente domiciliato in …., 1 …. presso il difensore avv. ….

ATTRICE

contro

Y (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. …., elettivamente domiciliato in Via ….. presso il difensore avv. ….

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

(Allegato)

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

R.G. … – G.I. Dott. ssa Anna Maria Rossi

Nella causa pendente fra

la società X, con gli Avv.ti ….e ….

– attrice –

contro

la società Y con gli Avv.ti … e ….

– convenuta –

FOGLIO D I PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL’INTERESSE

DELL’ATTRICE SOCIETÀ TECHNO ITALY S.R.L.

1. – La società attrice X, rappresentata e difesa come in atti, rassegna allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione,

– previa acquisizione del fascicolo della descrizione giudiziaria ex artt. 128 e 130 C.P.I., eseguita in data 23 febbraio 2007 presso la sede della convenuta Y, in ….. Via …. a ministero del competente Ufficiale Giudiziario;

– ritenuta la validità del brevetto italiano per invenzione domanda n. … depositata in data 23 aprile 2002 concesso il 7 maggio 2007 al n. …, nonché della porzione italiana del brevetto europeo domanda n. … concesso con registrazione n. EP … entrambi dal titolo “Apparato e metodo per rimuovere un film di avvolgimento in imballaggi di oggetti, in particolare di coperchi” ovvero, in estremo subordine, anche nel caso di ritenuta parziale validità di detti brevetti, disporre la conversione dei medesimi in modelli di utilità ex art. 76 C.P.I. ricorrendone i presupposti di legge;

– previo altresì ogni altro necessario accertamento

così giudicare:

Nel merito, in via principale

1.– Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione, promozione ed utilizzazione, da parte della convenuta Y della macchina scartafondi automatica modello … (o in altro modo denominata) oggetto di causa, anche indirettamente o per interposta persona, costituiscono violazione del brevetto italiano per invenzione industriale depositato con domanda n. … concesso il 7 maggio 2007 al n. …, nonché della porzione italiana del brevetto europeo … entrambi dal titolo “Apparato e metodo per rimuovere un film di avvolgimento in imballaggi di oggetti, in particolare di coperchi” e, quindi, dei diritti esclusivi dell’attrice X.

2.– In via subordinata, nel caso di nullità anche parziale del brevetto italiano per invenzione domanda n….. del 23 aprile 2002 concesso il 7 maggio 2007 al n. …., e/o della porzione italiana del brevetto europeo n. EP …, disporre la conversione dei medesimi in modelli di utilità ex art. 76 C.P.I. ricorrendone i presupposti e, per l’effetto, accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione, promozione ed utilizzazione, da parte della convenuta Y della macchina scartafondi automatica modello … (o in altro modo denominata) oggetto di causa, anche indirettamente o per interposta persona, costituiscono violazione dei convertendi brevetti e, quindi, dei diritti esclusivi dell’attrice X.

3.– Dichiarare la convenuta responsabile di attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 c.c., nonché di illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell’attrice.

4.– Inibire conseguentemente alla convenuta qualsivoglia reiterazione degli illeciti summenzionati, in ogni loro forma e manifestazione, ed in particolare, ogni ulteriore attività di produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, promozione, reclamizzazione ed utilizzazione dei prodotti di cui è causa.

5.– Ordinare l’assegnazione in proprietà all’attrice o, in subordine, il ritiro dal commercio e la distruzione a spese e cura della convenuta, entro termine prefiggendo, di tutte le macchine scartafondi automatiche della convenuta realizzate, commercializzate, utilizzate e/o detenute in violazione dei diritti esclusivi dell’attrice, di ogni loro componente ed accessorio.

6.– Disporre il ritiro dal commercio o la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo alle macchine scartafondi della convenuta di cui è causa.

7.– Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall’attrice, anche di carattere non patrimoniale, da liquidarsi in prosieguo di giudizio, salva provvisionale ex art. 278 c.p.c. da ritenersi in sentenza secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità.

8.– Fissare una penale a carico della convenuta, ex art. 124 C.RI., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli emanandi provvedimenti e per ogni violazione successivamente constatata, non inferiore rispettivamente a € 20.000 (ventimila curo) e € 50.000 (cinquantamila euro).

9.– Ordinare la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani “Corriere della Sera”, e “Il Sole 24 Ore” e su due riviste di settore a scelta dell’attrice e ciò in caratteri doppi del normale ed in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, nonché sul sito internet della convenuta, a spese della convenuta ed a cura dell’attrice con diritto di quest’ultima all’immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.

10. – Condannare la convenuta a rifondere interamente all’attrice le spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento di descrizione e di consulenza tecnica prima e durante il giudizio.

In via istruttoria

11..- Ordinare alla convenuta ed ai terzi che fossero eventualmente chiamati in giudizio o che comunque l’attrice si riserva di indicare, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 Codice della Proprietà Industriale, l’esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri IVA, i registri di magazzino, il libro giornale e le copie di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, nonché di ogni documentazione tecnica comunque relativa alla produzione, distribuzione, vendita, offerta in vendita ed esposizione delle macchine scartafondi automatiche di cui é causa, nonché degli ordini, conferme d’ordine, fatture di vendita, bolle di consegna, documenti di trasporto e di tutta la documentazione relativa alla società Z con sede in …, ….

12.– Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

1. “Vero che la macchina scartafondi automatica mod. “…” prodotta dalla società X ed oggetto delle fatture di cui ai docc. 25/a-d, 26/a-d, 27/a-f 28/a-d e 29 che mi si rammostrano è realizzata secondo gli insegnamenti di cui al brevetto X n. … ed al corrispondente brevetto europeo n. …”.

Si indicano a teste i Sigg.ri ….i, entrambi presso X.

2. “Vero in ogni sua parte il contenuto del doc. 67 che mi si rammostra; vere, in particolare, le tabelle -ivi riportate relative a i) quantità e prezzo di vendita; ii) fatturato; iii) utile lordo annuo”.

Si indica a teste la Sig.ra…., c/o X.

L’attrice chiede inoltre di essere ammessa a prova contraria sui capitoli 34, 36, 37, 39 e 40 formulati nella memoria di parte convenuta del 25 marzo 2008.

Sui predetti capitoli si chiede vengano sentiti i Sigg.ri …., entrambi presso X.

Bologna, 15 dicembre 2011.

Avv. ….

Avv. ….

(Allegato)

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale –

Foglio allegato al verbale dell’udienza del 15 dicembre 2011

nell’interesse di

Y

nella causa n. … R.G. promossa da

X.

* * *

Nell’interesse della società convenuta si precisano le conclusioni chiedendo che il Tribunale di Bologna, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla Y e sinora non accolte: 1) respinga le domande avanzate dalla X; 2) in accoglimento di domanda riconvenzionale, dichiari la nullità del brevetto italiano n. …, concesso in accoglimento della domanda n. …, e della porzione italiana del brevetto europeo n…., concesso in accoglimento della domanda n. …; 3) in subordine, dichiari il diritto della Y di continuare a fare uso di (e quindi di produrre e commercializzare) macchine scartafondi conformate in maniera tale che lo spostamento dei pacchetti da disimballare avvenga in direzione trasversale rispetto al loro asse longitudinale e/o il taglio della pellicola di avvolgimento dei detti pacchetti avvenga attraverso l’emissione di aria calda (o altro fluido riscaldato) che fuoriesca da ugelli montati sulle teste di taglio; 4) in ogni caso, condanni la X al rimborso delle spese del giudizio di merito e del procedimento cautelare promosso dalla società attrice in corso di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione notificata il 26.2.2007, X espone di essere attiva da tempo nel settore della progettazione e realizzazione di impiantistica civile ed industriale, nel settore della trasformazione e del confezionamento di prodotti, e di avere messo a punto tra gli altri un apparato ed un metodo che consente di rimuovere in modo rapido, economico ed efficiente un film di avvolgimento di imballaggi.

Assume in particolare che generalmente un apparato per la rimozione di film per l’avvolgimento comprende mezzi di taglio del suddetto film montati in una zona intermedia fra una zona di ingresso degli imballaggi ed una zona di uscita degli oggetti privi di imballaggi, e che l’aspetto più problematico si incontra nella rimozione delle porzioni di film dette “di testa” e ripiegate sul pacco, che si trovano a 90° rispetto alla restante porzione del film.

Questi inconvenienti sono stati superati dalla invenzione di X, depositata con domanda di brevetto italiano del 23.4.2002, n…., e con domanda di brevetto europeo ….

La prima rivendicazione del brevetto riguarda l’apparato per la rimozione, in cui i mezzi di taglio del film di avvolgimento, montati in una zona intermedia fra una zona di ingresso degli imballaggi ed una zona di uscita degli oggetti privi di imballaggi, comprendono due teste di taglio, mobili rispetto all’apparato, secondo una direzione avente almeno una componente sostanzialmente parallela ad una asse longitudinale di un imballaggio disposto nella stazione di taglio.

Il brevetto riguarda anche il procedimento per la rimozione del film di avvolgimento dell’imballaggio, tramite il posizionamento dell’imballaggio in una stazione di taglio ed il contemporaneo inizio del taglio in due punti distinti del film, tramite due teste di taglio.

La attrice assume che Y produce e commercializza una macchina … che riproduce gli insegnamenti del brevetto X, essendo dotata di due teste di taglio, ed aggiunge che presso Y lavora …, già dipendente di X ed inventore designato nella domanda di brevetto di quest’ultima.

Espone di avere chiesto ed eseguito provvedimento di descrizione, che aveva confermato la contraffazione del brevetto italiano e della sua estensione europea, da parte di Y; sostiene che tale condotta integra anche concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2598 nn.1, 2 e 3, e fonda una richiesta di risarcimento del danno in misura adeguata al pregiudizio sofferto.

Conclude chiedendo: l’accertamento della contraffazione, e della concorrenza sleale, con conseguente inibitoria delle condotte illecite, e determinazione di una penale per le eventuali violazioni; l’assegnazione alla attrice, ovvero il ritiro dal mercato, delle macchine realizzate in violazione dei diritti esclusivi della attrice; la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, e alla rifusione delle spese.

Si costituisce Y, eccependo in diritto la nullità dei brevetti in via di concessione alla attrice, e rilevando, in fatto, che sia il … che il … avevano lavorato negli anni ’90 come progettisti di YY, di cui era legale rappresentante … (società costituita nel 1979, con sede in … – …., posta in liquidazione nel 1998, dopo avere ceduto macchinari, disegni e progetti alla nuova società Y costituita con alcuni soci da …); il …aveva poi seguito il …, dapprima alla XX, quindi alla X, e solo nel 2004 era approdato alla Y. In definitiva, quindi, sia la attrice che la convenuta avevano utilizzato l’esperienza ed il know how della “vecchia” YY., o comunque appartenenti allo stato della tecnica.

Espone che il trovato di parte attrice ovvero la presenza di due teste di taglio, non ha i requisiti di novità, come rilevato dalla Divisione d’esame dell’Ufficio del Brevetto Europeo, che aveva rinvenuto una anteriorità (brevetto …); a seguito di questa osservazione, la domanda di estensione del brevetto era stata riscritta, e la rivendicazione 1 attualmente riguarda: a) lo spostamento dei pacchetti da disinballare, che avviene in direzione trasversale, rispetto al loro asse longitudinale; b) il taglio della pellicola, che avviene attraverso la emissione di aria calda che fuoriesce da ugelli montati sulle teste di taglio.

Deduce che anche queste caratteristiche non sono nuove, ma già note, e la stessa Y ne aveva fatto applicazione, realizzando e vendendo quantomeno dal dicembre 1999 macchine che le prevedono, cosicchè il trovato oggetto delle rivendicazioni deve ritenersi noto per pre-uso, con conseguente nullità, anche per questo motivo, del brevetto richiesto da parte attrice

Ove non si ritenesse provata la pre-divulgazione, dovrebbe comunque consentirsi a Y di utilizzare l’invenzione rivendicata dalla attrice, nei limiti del pre-uso.

In subordine, contesta che vi sia interferenza tra i brevetti eventualmente ritenuti validi di parte attrice e la macchina …. della convenuta.

Nega infine che si possa ravvisare concorrenza sleale per imitazione servile (non essendo neppure allegato il pericolo di confusione), ovvero per appropriazione di pregi (condotta che non attiene al prodotto, ma alle particolari modalità con cui viene presentato al pubblico) ovvero per altre condotte, inquadrabili sub art.2598 n.3 cc, del tutto insussistenti.

Nega che vi sia un danno risarcibile, e conclude chiedendo il rigetto delle domande, sotto tutti i profili.

Le difese hanno scambiato memorie secondo la disciplina degli artt.6 e 7 Dlgsvo 5 del 2003, quindi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.170 del 2007 la controversia si è svolta secondo il rito ordinario.

Espletata Ctu tecnica, ed istruttoria per la quantificazione dell’eventuale danno patrimoniale, la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 15 dicembre 2011.

1- Circa la validità o meno dei brevetti ottenuti dalla attrice.

La Ctu espletata in corso di causa ha esaminato i brevetti, e le anteriorità, ravvisando i presupposti della novità ed originalità richiesti dalla normativa, e concludendo quindi per la validità — parziale — del brevetto italiano, e del brevetto europeo, con una esposizione dettagliata e puntuale degli elementi di fatto rilevanti, ed una motivazione adeguata e convincente, che resiste, con le precisazioni di cui si dirà, alle critiche di parte convenuta.

Secondo il disposto degli artt.51 e 52 del Codice della proprietà industriale — per il brevetto nazionale —, e degli artt.69 ss della convenzione sul brevetto europeo — per quest’ultimo —, la domanda di brevetto per invenzione deve contenere la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

In tale modo si realizzano le finalità del regime brevettuale, teso al contemperamento di due opposte esigenze, quelle della generalità dei consociati, ad apprendere ed utilizzare liberamente i risultati del progresso tecnico, e quelli del titolare del diritto allo sfruttamento esclusivo per il periodo in cui questo è consentito: la descrizione infatti “svolge una funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza di una invenzione, ed altresì di divulgazione della stessa, anche con riguardo al periodo nel quale verrà a scadere la eventuale privativa“, (così Cass.1997 n.8324), e deve essere chiara e completa, cosicchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla; le rivendicazioni hanno invece natura di dichiarazioni di volontà del soggetto avente diritto al brevetto, ed il fine di delimitare la protezione accordata, e nella attuale formulazione dell’art.52 CPI novellato dall’art.29 del Dlgsvo 131 del 2010, hanno acquisito anche formalmente autonomia, rispetto alla descrizione, di cui non costituiscono più la parte conclusiva.

Ne viene quindi in rilievo la importanza centrale, per definire i limiti della protezione brevettuale, “in modo da garantire nel contempo una equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” come recita l’art.52 cit.; proprio per garantire la tutela dei terzi la protezione non può essere infatti accordata, anche in presenza di aspetti nuovi ed originali del trovato, laddove questi non siano specificamente rivendicati.

2- In particolare, il brevetto italiano.

Il Ctu ha esaminato le rivendicazioni del brevetto italiano, concesso in accoglimento della domanda depositata il 23 aprile 2002, (vedi doc.3 di parte attrice), confrontandole con lo stato della tecnica nota, ed in particolare, la indiscussa anteriorità costituita dal brevetto …, (d’ora in poi ….) risalente al 1982.

Indagando dapprima la rivendicazione indipendente, n.1, di apparato, (e la parallela rivendicazione 23, di procedimento) che riguarda “un apparato per rimuovere un film di avvolgimento in imballaggi di oggetti, in particolare coperchi, che comprende la combinazione delle seguenti caratteristiche: a) mezzi di taglio del film di avvolgimento; b) i mezzi di taglio sono montati sull’apparato in una stazione di taglio intermedia fra una zona di ingresso degli imballaggi ed una zona di uscita degli oggetti privi del film di avvoglimento; c) i mezzi di taglio comprendono due teste di taglio; d) le teste di taglio sono montate mobili rispetto all’apparato, secondo una direzione avente almeno una componente sostanzialmente parallela ad un asse longitudinale di un imballaggio disposto nella sezione di taglio“, il Ctu ha ritenuto che entrambe siano prive di novità ed altezza inventiva, ed integralmente anticipate dal brevetto …, che mostra con chiarezza due teste di taglio montate mobili rispetto all’apparato, secondo una direzione parallela all’asse longitudinale dell’imballaggio.

Il Ctu ha quindi proseguito nell’esame delle rivendicazioni successive, formulate come dipendenti (ciascuna rivendicazione invero, richiama la precedente, in tutte le sue caratteristiche essenziali, a cui aggiunge specificazioni e modi di attuazione particolari), ritenendo validamente formulate le rivendicazioni dipendenti n.3, secondo la quale le due teste di taglio sono operativamente connesse alla stessa motorizzazione, che ne genera la traslazione in contemporanea nei due sensi tra loro opposti, e n.6, secondo la quale la motorizzazione comprende una cinghia scorrevole su rinvii, che definiscono nella cinghia almeno una prima porzione ed una seconda porzione che si muovono secondo versi sostanzialmente opposti tra loro.

Il Ctu ha ritenuto sussistenti novità ed altezza inventiva, nella parte “caratterizzante” della rivendicazione dipendente, ed ha concluso escludendo che le caratteristiche così rivendicate siano anticipate dallo stato della tecnica, osservando che nel brevetto … le due teste di taglio erano collegate a due diverse motorizzazioni, con un meccanismo più complesso, e non utilizzavano una cinghia, per la trasmissione del movimento, ma un sistema a stantuffi; per questo con le rivendicazioni 3 e 6 si ottiene un risultato di semplificazione ed economia, esprimendo novità ed attività inventiva apprezzabili.

Anche a fronte delle reiterate contestazioni del consulente di parte convenuta il CTU ribadisce che la scelta della cinghia, quale mezzo di trasmissione, e la scelta di vincolare le due teste di taglio ai due diversi tratti di essa, così da ottenere una traslazione dei due mezzi di taglio in direzioni opposte non è affatto ovvia né scontata, in presenza dello stato della tecnica anteriore, che vede applicati sistemi di trasmissione di genere vario, e non contiene suggerimenti oggettivamente apprezzabili, in favore della soluzione adottata: questo convincimento è condivisibile, poiché a fronte di una soluzione effettivamente nuova spettava alla difesa tecnica della convenuta indicare gli elementi preesistenti nella tecnica nota che a suo parere indirizzavano verso il trovato brevettato dalla attrice.

Il CTU ritiene quindi valide le rivendicazioni nn.3 e 6, dipendenti, (e le ulteriori rivendicazioni dipendenti da queste), mentre per quanto riguarda il brevetto nazionale non ravvisa novità ed altezza inventiva nelle altre caratteristiche rivendicate, sia di prodotto che di procedimento, rispetto alla tecnica conosciuta ed a quanto comunemente noto a qualunque tecnico.

Si tratta di valutazioni condivisibili e convincenti, per quanto sopra detto, che comportano la declaratoria di nullità parziale del brevetto italiano.

3- In particolare, il brevetto europeo

Quanto al brevetto europeo, le valutazioni debbono essere più articolate, perché il testo brevettuale esaminato dal CTU è stato oggetto di modifiche, nel corso del complesso procedimento svoltosi davanti all’EPO (Ufficio Europeo dei brevetti), di cui rende adeguato conto il documento 85 e la sua traduzione, prodotta come doc.86 da parte convenuta.

A seguito della concessione del brevetto, pubblicata il 20 giugno del 2007, sono infatti state proposte, da D e da Y, due opposizioni, il 17 e 19 marzo 2008, fondate sulla asserita maggiore ampiezza dell’oggetto delle rivendicazioni rispetto alla originaria domanda, e sulla esistenza di una anteriorità, la macchina …, che escluderebbe la novità ed originalità della invenzione, perché già nel 1999 presentava una testa di taglio collegata ad un fluido caldo.

Nel corso della opposizione sono state inserite modifiche, nelle rivendicazioni indipendenti; il Ctu ha svolto il proprio lavoro in un contesto di mutamenti, di cui ha avuto ampia cognizione, ma ha effettivamente depositato la propria relazione il 9 aprile del 2010, e quindi prima del deposito della decisione interlocutoria dell’EPO sulla opposizione che è del novembre 2010, e prima della discussione orale e della definizione del giudizio avanti alla Divisione di Opposizione.

Anche se il Ctu non ha esaminato le rivendicazioni come da ultimo formulate davanti all’EPO, le considerazioni esposte nella parte della relazione destinata all’esame dei due brevetti, nazionale ed europeo, e delle anteriorità consentono al giudice di verificare punto per punto la tenuta delle conclusioni della relazione, alla luce della modifica e definitiva formulazione delle rivendicazioni del brevetto europeo.

In particolare, sulla rivendicazione n.1 di apparato del brevetto europeo il CTU si era espresso, verificandone la diversa formulazione, (a seguito delle prime emende che già vi erano state apportate, rispetto al brevetto italiano), e ritenendola a tutti gli effetti valida, per la novità ed altezza inventiva della soluzione tecnica, che utilizza due teste di taglio ciascuna delle quali realizzata mediante un ugello collegato ad una sorgente di fluido riscaldato.

In relazione a tale rivendicazione il CTU ha escluso che fosse ovvia la applicazione di due teste di taglio collegate al fluido riscaldato, tenendo conto dello stato della tecnica anteriore, e quindi “combinando” le soluzioni della macchina …, che presenta una sola testa di taglio, alimentata tuttavia da un ugello a fluido riscaldato, e della macchina …, che mostra due teste di taglio con lama: il brevetto … non sarebbe infatti stato esaminato, da chi avesse cercato di migliorare le operazioni di scarto di pacchi chiusi da pellicola termoretraibile, (in una ottica problem solution approach), perché la invenzione … è finalizzata ad operare sulla carta, e a risolvere un problema tutt’affatto diverso, ed estraneo, ossia quello dei frammenti di carta che residuano al taglio.

Le anteriorità esaminate (… così come …) non suggeriscono il raddoppio delle teste di taglio collegate al fluido riscaldato, ed il loro peculiare movimento, e non escludono che il trovato di X presenti i caratteri della novità e della altezza inventiva.

Le ragioni esposte dal Ctu nella sua relazione, e le conclusioni raggiunte nella parte in cui ritiene valido il trovato brevettuale, sono ulteriormente confermate dalle ragioni e conclusioni esposte dalla Divisione di Opposizione dell’EPO, con la decisione finale, in cui, dopo avere superato le contestazioni circa la ammissibilità delle modifiche apportate alle rivendicazione n.1 e n.21, ed avere ritenuto entrambe le modifiche supportate dalla domanda originariamente depositata, e conformi al disposto dell’art.123 CBE, conclude per la novità ed altezza inventiva del trovato, mantenendo la tutela brevettuale. Il “cuore” del brevetto X — secondo la Divisione di opposizione, in perfetta consonanza con le conclusioni del Ctu — consiste in un sistema composto da due teste di taglio formate da ugelli collegati ad un fluido riscaldato, che si muovono in direzione opposta, partendo da una posizione centrale ed arrivando sino alle estremità del pacchetto; questo permette di mantenere più a lungo gli ugelli sulle estremità dei pacchetti, e consente un taglio pulito ed affidabile delle estremità del film, risolvendo il problema di un efficace disimballaggio. Il sistema così rivendicato presenta i caratteri della novità e della altezza inventiva, poiché le due anteriorità … e … non forniscono suggerimenti alla soluzione.

Quindi, il brevetto europeo è valido, con riferimento sia alla rivendicazione indipendente di apparato n.1, sia alla parallela rivendicazione di metodo n.21, che prevede, come riformulata, di “iniziare simultaneamente il taglio di due distinti punti del film, con l’uso delle due teste di taglio, ciascuna testa di taglio essendo realizzata mediante un ugello collegato per mezzo di tubi ad una sorgente di fluido riscaldato” e riporta, sotto il profilo dinamico, gli elementi nuovi e originali già apprezzati nella rivendicazione di apparato n.1: sul punto, quindi, il giudizio di nullità espresso dal Ctu sulla base della precedente formulazione della rivendicazione deve essere modificato.

4- Le rivendicazioni dipendenti

Il ctu non ha esaminato analiticamente le rivendicazioni dipendenti, ritenendole evidentemente “coperte” dalla protezione brevettuale accordata alle rivendicazioni indipendenti, e questa scelta è stata contestata dalla difesa di parte convenuta, che ritiene al contrario dovuto un esame analitico ed un giudizio di validità di tutte e ciascuna le rivendicazioni.

Si tratta, tuttavia, di una opinione non condivisibile, in diritto, perché non tiene conto, ad avviso del Collegio decidente, della natura giuridica e soprattutto della struttura intima delle rivendicazioni.

Quanto a natura giuridica, come si è detto dianzi, le rivendicazioni sono manifestazioni di volontà dell’avente diritto al brevetto (così Cass.1997 n.8324 e 1998 n.5445), a cui è riconosciuto un ruolo autonomo e primario, nella individuazione dell’oggetto specifico della protezione, e della conseguente esclusiva.

Anche la conformazione delle rivendicazioni poggia sulla volontà dell’avente diritto, che nei modi esplicitati dall’art.43 del Regolamento di esecuzione della Convenzione di Monaco, pone come rivendicazioni indipendenti quelle che “menzionano le caratteristiche essenziali della invenzione” e come dipendenti quelle che concernono “modi particolari di attuazione di questa invenzione“; non è quindi consentito discostarsi da tale volontà, ed individuare i caratteri “essenziali” della invenzione esclusivamente in aspetti che il richiedente ha indicato come secondari (così esplicitamente la pronuncia n.431 del 2010, Trib.Bologna Est. dott.Velotti, in Giuraemilia.it).

Ciò premesso, si osserva che la struttura ed il contenuto di una rivendicazione è dato da tutto ciò che tale rivendicazione indica e quindi dall’insieme delle caratteristiche che essa direttamente o indirettamente nomina, attraverso il richiamo alle altre rivendicazioni: oggetto della rivendicazione dipendente è quindi anche l’intero contenuto della rivendicazione indipendente (il che consente, come è avvenuto nel corso dell’esame del brevetto italiano da parte del Ctu, di ritenere nulla la rivendicazione principale e valida invece quella dipendente, che ne recupera in questo modo gli elementi).

La qualificazione che lo stesso richiedente fa della propria rivendicazione come “dipendente” comporta tuttavia ed essenzialmente che non vi sia alcuna richiesta di protezione, per la porzione di insegnamento specificante, autonomamente ed isolatamente considerata; la richiesta di protezione formulata come “dipendente” ha rilievo solo quando la porzione di insegnamento specificante si inserisce nel contesto delle caratteristiche della rivendicazione principale, di cui diviene effettivamente solo un modo di attuazione.

La rivendicazione dipendente non amplia, quindi, l’area della protezione, rispetto alla rivendicazione principale, ma la restringe, prevedendo che a tutti i caratteri della principale si aggiungano i modi supplementari, e poiché di questi ultimi non chiede tutela autonoma, non vi è ragione di un esame analitico di ciascuna rivendicazione dipendente, che verrà a beneficiare solo, e tuttavia automaticamente, della tutela accordata alla rivendicazione principale (vedi, in tale senso Trib.Padova 8.6.2006, in plurisonline.it, vedi anche il provvedimento cautelare 17-18 novembre 2010 Trib.Bologna Est.dott.Atzori, depositato da parte attrice

Per questo, il Ctu, così come d’altro canto la Divisione di opposizione dell’EPO, hanno operato correttamente omettendo un esame analitico, e ritenendo estesa automaticamente ad esse la tutela brevettuale accordata alle rivendicazioni principali da cui dipendono.

5 – Circa la contraffazione ad opera della convenuta

Il brevetto europeo spiega i propri effetti anche in Italia, a seguito del deposito della traduzione, effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione, in osservanza dell’art.65 della Convenzione di Monaco, e dimostrato in questo giudizio dal documento n.76 di parte attrice.

Le difese nelle conclusioni non svolgono istanze dirette all’accertamento della perdita o meno di efficacia del brevetto nazionale, in applicazione del disposto dell’art.59 CPI; si tratta di aspetto comunque irrilevante in via di fatto, atteso che la contraffazione da parte di Y sussiste, comunque e certamente, sia in relazione alla porzione ritenuta valida del brevetto nazionale come formulato sia in ragione della protezione accordata dalla porzione italiana del brevetto europeo.

La macchina progettata da Y è infatti interferente rispetto ad entrambi i brevetti, perché riproduce tutte le caratteristiche della rivendicazione 3 del brevetto italiano, (che include a sua volta tutte le caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 2), e tutte le caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 21 della porzione italiana del brevetto europeo.

Quanto alle condotte effettivamente imputabili a Y, si rileva che la descrizione svolta ante causam ha consentito di ritrovare materiale (disegni cartacei delle macchine e CD contenenti disegni delle macchine) che prova come la resistente Y avesse progettato la macchina scartafondi portanti due teste di taglio, e l’avesse effettivamente già “offerta” in commercio, con queste caratteristiche: il depliant prodotto come doc.3 di parte attrice, e la circostanza, non contestata, che nel sito di Y siano rimaste inserite, fino al 2010, immagini che pubblicizzavano una macchina siffatta, portano a concludere che la macchina contraffatta è stata “messa in commercio”, ossia offerta a chi la volesse acquistare.

Che fosse, o meno materialmente pronta, con quella configurazione, non è determinante, nel caso in esame, al fine di escludere la condotta della “messa in commercio”, già idonea a configurare contraffazione: è invero affermato in atti senza smentite che la macchina è la medesima, e può essere accessoriata con una o due teste di taglio; in una simile situazione, la produzione e vendita della macchina, nella sua conformazione di base, non costituisce illecito, ma il lancio sul mercato con l’accessorio aggiuntivo, (oggettivamente dimostrato dalla pubblicità realizzata con depliant e immagini sul sito della Y) che può essere montato in vista della consegna, nelle ordinarie operazioni di “messa in moto, o start up” della macchina, realizza a tutti gli effetti la “messa in commercio”, come ipotesi di condotta in contraffazione.

Peraltro, non è stato positivamente dimostrato che la macchina sia stata venduta e consegnata, nella conformazione con le due teste di taglio installate, ovvero sia stata venduta e successivamente conformata con queste modalità; la vendita illecita non può desumersi neppure in base alle presunzioni che invoca parte attrice, ove si considerino gli elementi raccolti, e la condotta delle parti: infatti nel corso della descrizione non è stata trovata alcuna macchina con questo allestimento; il legale rappresentante della convenuta interrogato ha riferito che le macchine vendute o noleggiate presentavano una sola testa di taglio, ed ha fornito un elenco dei clienti a cui erano state consegnate le 38 macchine; la Ctu contabile intrapresa è stata abbandonata, su richiesta della stessa attrice, quando il Ctu ha riferito che in base alla documentazione contabile non poteva dirsi se le macchine vendute e consegnate montassero una o due teste di taglio, cosicchè di fatto la stessa difesa attrice ha rinunciato a svolgere accertamenti più puntuali, nonostante che fosse possibile indagare sulle macchine consegnate, e presso i clienti.

L’illecito quindi è stato commesso, ma vi è prova della “offerta in vendita”, non di effettive vendite, né, di conseguenza, sono dimostrati danni patrimoniali valutabili.

Una volta accertata la attività di contraffazione, seppure nelle limitate forme sopra descritte, pare fondata, e meritevole di accoglimento la richiesta di inibitoria, atteso che tale provvedimento non è volto solamente ad ottenere la cessazione della condotta lesiva in essere, ma svolge anche una funzione preventiva, proiettata nel futuro; nel caso in esame, tra l’altro, le modalità con cui può essere posta in essere la contraffazione consigliano di provvedere senz’altro in tale senso.

Alla inibitoria si accompagna la previsione di una penale correlata ad eventuali infrazioni future, che si determina in €.5.000,00 tenendo conto che il prezzo medio di vendita delle macchine è stato dichiarato, dal legale rappresentante di Y di €.31.000,00.

Circa la condotta di concorrenza sleale, asseritamente posta in essere dalla convenuta

Quanto all’ipotesi di concorrenza sleale si rileva che, come risulta dal disposto dell’art.2598 cc 1° comma, la contraffazione brevettuale è una condotta specifica, che riproduce un trovato protetto dalla privativa, e come tale assorbe tutti gli elementi della condotta ipotizzabile nella imitazione delle caratteristiche tecniche del prodotto altrui.

D’altro canto non si ravvisa nel caso di specie né l’imitazione servile, che presuppone la imitazione dell’aspetto esteriore del prodotto altrui, finalizzata ad ingenerare confusione nella potenziale clientela, (Cass.13819 del 2004 e 15761 del 2003) né l’appropriazione di pregi, ex n. 2 art. 2598 c.c., che si realizza quando un imprenditore, comunicando con i potenziali clienti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, qualità, requisiti, non posseduti ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (v. Cass., n. 9387/1994; n. 6928/1983), presupposti di fatto non specificamente allegati nel caso di specie e comunque del tutto indimostrati.

Considerato il tempo trascorso dai fatti, e la desistenza di Y rispetto ad ulteriori iniziative, non si ritengono sussistenti i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza.

Spese

Le spese della lite comprensive delle spese della descrizione, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro della Giustizia in data 1° agosto 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta la validità del Brevetto Italiano domanda … concesso il 7 maggio 2007 al n…., limitatamente alle rivendicazioni 3 e 6 e a quelle da esse dipendenti;

-accerta la validità della porzione italiana del Brevetto Europeo domanda … concesso con registrazione … ;

-accerta che Y ha illecitamente messo in commercio la macchina … anche in una versione che costituisce contraffazione della privativa di parte attrice;

-inibisce alla convenuta ogni ulteriore attività di offerta in vendita e vendita della macchina di cui sopra, nella conformazione portante due teste di taglio, comminando una penale di €.5.000,00 per ogni successiva eventuale infrazione.

Condanna altresì la convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in €.1451,91 per esborsi, €.30.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., per la difesa legale; €.1976,00 oltre accessori per le spese di descrizione tecnica, €.6.020,00 oltre accessori, per le spese di consulenza tecnica.

Così deciso il 14 agosto 2012

Il Presidente

dott. Pasquale Liccardo

Il Giudice Relatore

dott. Anna Maria Rossi

Depositata in Cancelleria il 18 SETTEMBRE 2012